Puis-je utiliser mon nom de famille comme marque de mode ?

Puis-je déposer mon nom de famille comme marque de mode ?
Utiliser votre nom de famille pour une marque de mode peut être très tentant, mais est-ce toujours une bonne idée ? Quelles sont les précautions à prendre avant le dépôt ?

En tant que styliste ou designer, vous souhaitez créer votre propre marque de mode et il vous paraît naturel de choisir votre nom de famille comme marque ? Juridiquement, c’est tout à fait possible. Attention cependant : il faut respecter certaines conditions pour que la marque soit valable. Il faut également avoir conscience des conséquences de ce choix pour éviter d’interminables procédures judiciaires, voire la « perte » de votre nom. 

Faisons le point sur les règles applicables et précautions à prendre dans cet article. 

Le principe : c’est possible de déposer son nom de famille à titre de marque

Depuis une loi du 31 décembre 1964, vous pouvez utiliser votre nom de famille à titre de marque, sans devoir obligatoirement y ajouter un terme, un logo ou encore une typographie particulière comme c’était le cas auparavant. 

Bien entendu, le nom de famille utilisé doit répondre aux critères légaux de validité d’une marque. Rappelons-les avant de nous intéresser aux spécificités de l’utilisation du nom patronymique en tant que marque de mode. 

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit la marque de produit ou de service comme étant un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales”. La marque est un indicateur d’une origine commerciale.

Pour qu’un signe puisse être enregistré à titre de marque il doit être:

  • clair et précis
  • disponible
  • distinctif
  • licite.

Si l’une des conditions n’est pas remplie, le signe ne peut pas être valablement enregistré à titre de marque.

Le nom doit être distinctif 

Selon l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le signe choisi à titre de marque doit être distinctif. Ainsi, lorsqu’un consommateur voit le signe, il doit comprendre qu’il s’agit d’ une marque. 

Le signe choisi doit être arbitraire au regard des produits et services qui lui sont associés. Il ne doit pas être descriptif des produits et services désignés par la marque. 

A titre d’illustration, une personne dont le nom de famille est  “Veste” risque de voir ce dépôt de marque rejeté par l’INPI si la marque désigne des vestes en classe 25, car il sera alors descriptif. Le fait qu’il s’agisse du nom de famille du déposant ne changera rien à l’appréciation de l’INPI. En revanche, la marque “Veste” sera probablement acceptée par l’INPI si elle désigne des produits ou services sans rapport avec l’habillement.

Le nom doit être disponible 

D’après l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est possible d’utiliser votre nom de famille à titre de marque, si celui-ci est disponible

Un nom de famille est « disponible » lorsqu’il n’est pas identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits et services identiques ou similaires.

A titre d’exemple, si votre nom de famille est “Martin” et que vous souhaitez l’utiliser à titre de marque pour vos articles de mode, vous ne pourrez pas déposer ce nom si une marque “Martin” désignant des articles de mode a déjà été déposée. Néanmoins, si aucune marque “Martin” ne désigne des articles de mode, alors vous pourrez déposer cette dénomination.

Attention : l’usage du nom de famille en tant que marque n’est pas un droit absolu

Le droit d’utiliser votre nom de famille à titre de marque n’est pas absolu. 

En plus de la disponibilité du nom patronymique comme signe, se pose la question des homonymies : que faire lorsque vous disposez du même nom de famille qu’un de vos concurrents ? Ou qu’une entreprise a choisi d’utiliser votre nom de famille en tant que marque ?

La réponse varie selon l’utilisation commerciale du nom faite par votre concurrent.

Que faire si une marque identique à mon nom est déjà déposée ? 

Vous tapez votre nom de famille dans le moteur de recherche de l’INPI et vous vous apercevez qu’il est déjà déposé en tant que marque. Que faire ? 

Commencez par vérifier pour quels produits et services la marque existante a été déposée. 

En effet, vous pourrez aussi déposer votre nom de famille comme marque pour votre activité dans la mode si : 

  • les produits et/ou services que vous proposez ne sont pas identiques ou similaires à ceux proposés sur le marché par le titulaire de la marque antérieure
  • l’utilisation de votre nom de famille en tant que marque ne permet pas de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure ou de lui porter préjudice

Selon l’arrêt rendu par la CJCE le 14/09/1999, une marque est qualifiée “de renommée” lorsqu’elle est connue par “une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle désigne”. Dans le secteur de la mode, il s’agit essentiellement des marques dont les maisons de luxe sont titulaires. 

Si votre nom de famille est identique ou proche de celui d’une maison de luxe, il est possible que celle-ci puisse valablement s’opposer au dépôt de votre marque. 

Quels sont mes droits si une entreprise utilise mon nom sans l’avoir déposé ?

Il n’est pas obligatoire de déposer un signe en tant que marque pour l’utiliser dans la vie des affaires. Néanmoins, celui qui enregistre sa marque dispose d’un monopole dessus, matérialisé par un titre de propriété industrielle, à l’inverse de celui qui ne la dépose pas. 

Ainsi, si votre concurrent n’a pas déposé sa marque, il ne pourra pas agir en contrefaçon de marque contre vous.

Veillez cependant à ce que le signe non enregistré ne constitue pas une marque notoire, qui bénéficie d’une certaine protection même sans dépôt.

De plus, l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle commande de vérifier si votre nom de famille est utilisé par l’un de vos concurrents comme nom de domaine de son site internet, nom commercial, enseigne, dénomination ou raison sociale (le nom de sa société). Lorsque c’est le cas, il faudra vérifier s’il existe un risque de confusion entre l’activité de l’entreprise de votre concurrent et celle désignée par votre marque patronymique. 

  • En l’absence de risque de confusion, vous pourrez déposer valablement votre marque patronymique
  • En présence d’un risque de confusion, votre concurrent pourra former opposition à cet enregistrement, ou former une action en nullité.

Déposer son nom de famille comme marque de mode : quels risques ? 

Le principe : la marque se détache de votre personne une fois déposée

Depuis l’arrêt Bordas rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12/03/1985, il est constant que la société ayant pour dénomination un nom de famille peut conserver cette dénomination même si le porteur du nom, souvent son fondateur, ne fait plus partie de la société. Le nom de famille, devenu dénomination de la société, s’est détaché de la personne de son fondateur. 

Cette logique s’applique aux marques patronymiques. Ainsi, le nom de famille devenu marque se détache de la personne du fondateur ou déposant, et appartient à la personne physique ou morale titulaire de la marque ou des droits sur celle-ci. 

Est-ce que je garde ma marque si je revends ma société ?

L’identité du déposant joue un rôle important. 

  • si vous avez déposé votre nom de famille en votre nom personnel, lorsque vous quittez la société que vous avez créée pour gérer votre entreprise de mode (vente, ou liquidation de la société par ex.) vous conservez les droits sur votre marque déposée à l’INPI. Vous pouvez l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle structure ou d’un autre projet. 
  • si vous avez créé une société et que c’est la société qui a déposé la marque, alors c’est la société qui détient les droits sur celle-ci, même s’il s’agit de votre nom de famille. Si la société disparait, il en est de même pour la marque, qui se retrouve sans titulaire, à moins qu’elle n’ait été cédée au préalable.

Si vous quittez la société et qu’elle continue à exister, cela signifie-t-il qu’elle pourra continuer d’utiliser votre nom de famille en tant que marque même si vous n’y travaillez plus et que vous ne créez plus les collections ? Serez-vous privé.e du droit d’utiliser votre propre nom pour une activité identique ou similaire ? 

C’est précisément la question centrale dans l’affaire Castelbajac (Cass.Com. 28/02/2024 N°22-23.833) qui fait l’objet d’une saga judiciaire. 

Puis-je utiliser mon nom de famille comme marque pour d’autres projets ?

Jusqu’à cette affaire, les tribunaux admettaient qu’une fois la marque cédée, le cédant, créateur portant le nom de famille, ne pouvait pas par la suite demander la déchéance de la marque, en application des règles de la garantie d’éviction (voir en ce sens l’affaire Inès de la Fressange Cass.Com. 31/01/2006 N° 05-10.116). 

L’arrêt rendu en février 2024 retient cependant qu’il est possible d’obtenir la déchéance d’une marque (déchéance) si l’usage qui en est fait postérieurement à la cession est fautif

C’est désormais à la CJUE de répondre à la question de savoir si le fait de laisser penser aux consommateurs que le porteur du nom de famille participe encore à l’élaboration des produits alors que ce n’est plus le cas est une faute constituant un motif de déchéance de la marque – solution qui permettrait au créateur de récupérer le libre usage de son nom de famille pour ses activités. 

Dans l’attente du dénouement de cette affaire, retenez que le dépôt de son nom de famille en tant que marque doit résulter d’une décision bien réfléchie. De plus, une recherche de disponibilité complète demeure nécessaire pour s’assurer en amont de la validité du dépôt. Il convient ensuite de mener une réflexion stratégique sur le dépôt, tant au niveau de la rédaction du libellé que du choix du déposant.  

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