Imaginons : vous avez ENFIN trouvé le nom parfait pour votre marque de chemises en lin : NILO ! Vous vous empressé de déposer ce nom auprès de l’INPI. Sauf que… Il existe déjà une marque française en vigueur du nom de NILO qui commercialise, comme vous, des chemises en lin. Le titulaire de cette marque forme donc opposition auprès de l’INPI. En d’autres termes, l’entreprise s’oppose à l’enregistrement de votre marque.
L’opposition permet en effet à une marque antérieure d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si elle estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. Cette démarche doit être engagée auprès de l’INPI et aboutit, si l’opposition est bien fondée, au rejet de la marque nouvelle.
La procédure d’opposition est prévue aux articles L712-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Cet article concerne les marques françaises déposées après le 11 décembre 2019. D’autres règles procédurales s’appliquant pour les marques déposées antérieurement ainsi que pour les marques européennes et internationales.
Envisageons deux cas de figure :
Vous déposez une nouvelle marque
1er cas de figure : Vous avez déposé une demande d’enregistrement d’une marque française auprès de l’INPI. Le titulaire d’une marque préexistante forme opposition. Il invoque une atteinte à ses droits antérieurs.
Il peut s’agir d’une marque française, mais aussi d’une marque internationale ayant effet en France ou d’une marque européenne.
Une marque notoire, c’est-à-dire non déposée mais très connue, peut également constituer le fondement d’une opposition.
Chanel, Nike ou encore Lacoste sont, par exemple, des marques notoires.
Pour qu’une procédure d’opposition contre votre dépôt de marque aboutisse, l’opposant doit nécessairement prouver que :
- Les produits et services que vous avez désignés au moment du dépôt sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée
- Le nom que vous avez choisi pour votre marque est identique ou similaire au nom de la marque antérieure
- Le public, entendu comme les consommateurs, risque de confondre et d’associer votre marque avec la marque antérieure.
Imaginons un autre exemple : Vous avez récemment déposé le nom de JILLO pour votre marque de jean fait en coton recyclé. Deux ans avant vous, un autre créateur a fait enregistré le nom de JILLA pour sa marque de robe et de pantalon chic. Il souhaite aujourd’hui former opposition à l’enregistrement de votre marque.
Ici, les noms JILLO et JILLA ne sont pas identiques, mais sont très similaires, dans la mesure où une seule lettre diffère. Les produits visés ne sont pas non plus identiques, mais sont également très similaires puisqu’il s’agit dans les deux cas de vêtements. Ainsi, il est peu probable que vous puissiez obtenir le nom JILLO.
Vous constatez que qu’une demande de dépôt a été faite pour une marque similaire à la vôtre
2ème cas de figure : Vous êtes dans le cas inverse.
Quand vous avez déposé une marque, il faut la surveiller et la défendre. L’INPI ne vous prévient pas si quelqu’un essaie de déposer une marque identique ou similaire à la vôtre. Ainsi, il vous appartient de rester vigilant.
Si au cours de votre veille, vous apprenez qu’une personne a déposé auprès de l’INPI une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire à la vôtre et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels votre marque est protégée, vous pouvez aussi choisir de former opposition. Les frais s’élèvent à 400 euros.
Attention, les délais sont courts : vous devez agir dans les 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Comment réagir si une opposition est formée contre votre marque ?
Voici le déroulement de la procédure en grandes étapes :
- Vous recevez un courrier vous indiquant qu’une marque antérieure a fait opposition. Pas de panique.
- Comprenez ce que l’on vous reproche. Prenez le temps de lire les arguments de l’opposant. Faites un premier diagnostic.
- Évaluez les chances d’enregistrement ou de rejet de votre marque.
Il est conseillé de contacter un avocat pour qu’il vous livre une appréciation globale sur l’opposition formée par la marque antérieure et qu’il détermine avec précision, sur la base de la jurisprudence, si vous avez des chances de conserver votre marque pour les produits et services pour lesquelles vous avez demandé l’enregistrement.
- Si vous estimez que les probabilités de succès sont assez fortes, vous pouvez répondre à l’opposition pendant la phase d’instruction écrite devant l’INPI. Pendant cette phase, vous et la marque antérieure échangez vos arguments de façon contradictoire. Cette phase se termine dès que l’une des parties cesse de répondre.
- Dans le cas inverse, si vous considérez que les probabilités de succès sont faibles voir quasi inexistantes, il est peut être préférable de renoncer à répondre à l’opposition plutôt que d’engager des frais supplémentaires et de gaspiller votre énergie.
- À l’issue de cette phase d’instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de 3 mois.
Les issues possibles d’une procédure d’opposition au dépôt d’une marque de mode
- Soit l’INPI rejette la demande d’enregistrement de votre marque pour l’ensemble des produits et services désignés. Le rejet est alors total. Votre marque ne peut être enregistrée. Les frais que vous avez engagé pour déposez votre marque ne vous sont pas remboursés.
- Soit l’INPI rejette la demande d’enregistrement de votre marque seulement pour certains produits et services désignés. Le rejet est alors partiel. Votre marque est enregistrée mais seulement pour certains produits et services. Vous bénéficiez d’une protection mais votre marge de manœuvre pour le développement de votre entreprise est réduite.
- Soit l’INPI accepte sans réserves l’enregistrement de votre marque. Celle-ci est enregistrée pour tous les produits et services désignés. Elle cohabite avec la marque de la personne ayant formé opposition.
Dans tous les cas, la décision de l’INPI est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente.
Ainsi, la procédure peut durer entre 6 mois et 1 an.
Bon à savoir : la procédure peut être suspendue lorsque les parties essaient de trouver une solution amiable. On parle alors de négociation d’un accord de coexistence. Le titulaire de la marque antérieure pourrait alors accepter de vous laisser exploiter votre marque pour des produits et services certes couverts par son dépôt, mais qu’elle ne compte pas sérieusement exploiter dans les prochaines années.
Comment évaluer vos chances de conserver votre marque malgré une opposition ?
Lorsque vous décidez de répondre à une opposition, vous pouvez :
- Vérifier si la marque antérieure était enregistrée le jour où vous avez déposé votre demande. Si la marque antérieure a été enregistrée il y a plus de 10 ans, assurez-vous également qu’elle a été valablement renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans. Il est possible qu’elle ne soit plus en vigueur. Si c’est effectivement le cas, la marque n’est plus opposable et l’opposition devra être déclarée irrecevable.
- Vérifier si la marque antérieure a formé opposition dans le délai imparti. Si avez fait une demande d’enregistrement pour une marque française, il est possible pour les tiers de former opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
- Si la marque antérieure a été enregistré il y a plus de cinq ans au jour où du dépôt de la demande de votre marque, demandez des preuves d’usage. L’opposant doit alors démontrer que la marque a fait, pour les produits et services sur lesquels est fondé l’opposition, l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépot de la demande de votre marque. À défaut, l’opposition devra être rejetée.
- Affirmer que les produits ou les services que votre marque désigne ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, et qu’il n’existe donc pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion entre les marques.
- Soutenir que votre marque et la marque antérieure sont différentes visuellement, phonétiquement et conceptuellement, écartant ainsi tout risque de confusion.
Vous pouvez solliciter un avocat pour qu’il rédige des observations en réponse à cette opposition. Il s’efforcera de trouver des décisions rendues par les tribunaux qui iront dans votre sens.
Quelles sont vos options lorsque l’opposition semble justifiée ?
Dommage, il semble que le nom que vous souhaitiez utiliser pour votre marque de mode ne soit plus disponible. Cependant, il existe toujours des solutions !
Vous pouvez par exemple renoncer à enregistrer votre marque et en déposer une autre qui remplit les critères. Cependant, les frais de dépôt de marque que vous avez initialement engagé ne vous seront cependant pas remboursés.
Ainsi, il est préférable de consulter un avocat avant d’investir à nouveau de l’argent dans un autre dépôt. L’avocat peut alors effectuer une recherche d’antériorité sur la base d’un rapport commandé auprès de l’INPI et ainsi s’assurer que la nouvelle marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs en vigueur.
Attention, gardez à l’esprit que si vous procéder à un nouveau dépôt, le simple fait de rajouter le terme « PARIS », « MAISON » ou encore « ATELIER » au nom fantaisiste initial n’est pas toujours de nature à créer un nom original sortant du champ de l’opposition.
Vous avez déposé une demande d’enregistrement pour votre marque de mode qui a par la suite été contestée ? J’analyse votre situation et vous recommande une stratégie.
