Sommaire
ToggleEn tant que créateur de mode, vous avez déposé une marque sous votre nom personnel.
Vous avez bien fait, car plus vous retardez votre dépôt, plus vous prenez le risque que le signe souhaité ne soit plus disponible au jour de votre demande.
Désormais, vous avez créé votre société et vous vous apprêtez à débuter la commercialisation de vos collections.
A ce stade, il convient de prendre une décision stratégique afin que votre société (SARL, SAS) puisse exploiter la marque sans encombre.
Vous êtes titulaire de la marque déposée en votre nom propre. Pour donner à votre société des droits d’exploitation sur la marque, vous pouvez utiliser l’un de ces mécanismes juridiques : la cession ou la licence de marque (article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Pourquoi votre société doit-elle être titulaire de droits sur la marque ?
Répercuter les frais de renouvellement, surveillance et défense de votre marque sur votre société
Une fois votre marque de mode enregistrée, vous bénéficiez, en tant que titulaire, d’un droit de propriété industrielle.
Il est essentiel de protéger votre marque en surveillant le marché, car un concurrent pourrait reproduire votre marque intégralement ou partiellement sur des produits similaires ou identiques ou déposer en tant que marque un signe identique ou similaire.
Cette surveillance bien que essentielle a un coût, que vous pourriez souhaiter répercuter sur les finances de votre société plutôt que sur les vôtres à titre personnel. Si la surveillance révèle une atteinte à vos droits, selon la situation il faudra :
- s’opposer au dépôt du signe,
- demander la nullité de la marque
- agir en contrefaçon.
Ces actions sont des actions attitrées. Cela signifie qu’elles sont ouvertes qu’aux personnes prévues dans la loi.
Par exemple, l’action en contrefaçon est une action réservée au titulaire de la marque, aux licenciés ou au cessionnaire. A savoir que si votre société exploite votre marque de mode sans licence ou cession publiée, elle ne pourra pas agir en contrefaçon car cette situation n’est pas opposable aux tiers (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Seul vous en tant que personne physique pourrez agir en contrefaçon, et devrez vous acquitter des frais de justice associés. Ces frais peuvent être conséquents par rapport à votre patrimoine personnel. La justification du préjudice et des dommages et intérêts demandés sera différente si le titulaire est une personne privée ou une société commerciale.
Pour que votre société puisse agir en contrefaçon, il sera nécessaire d’avoir conféré les droits sur la marque à votre société et que ce transfert ait fait l’objet d’une publicité auprès de l’INPI.
💡Il est également possible de transférer sur votre société les frais de renouvellement de la marque.
Valoriser votre société
La marque participe à la valorisation de la société. Il s’agit d’un actif immatériel majeur pour les sociétés de l’industrie de la mode.
Mais pour que la marque soit considérée dans la valorisation totale de la société, il est impératif que votre société détienne les droits d’exploitation de la marque. Il est nécessaire de matérialiser ce transfert des droits par un contrat.
En l’absence d’autorisation écrite, la marque ne peut être considérée comme un actif de votre société. En conséquence, la valorisation de votre société sera moindre, ce qui peut avoir un impact lors de la recherche d’investisseurs.
Pour conférer des droits de propriété industrielle à votre société sur votre marque de mode, deux solutions s’offrent à vous : la licence et la cession.
Quelle différence entre une licence et une cession de marque ?
La licence de marque est le contrat par lequel le propriétaire d’une marque autorise le licencié à exploiter la marque suivant des modalités définies. La cession de marque est le contrat par lequel le propriétaire cède sa marque au cessionnaire.
Ainsi, contrairement à la cession de marque, la licence vous permet de conserver la propriété de votre marque. De ce fait, en cas de changement de structure, vous conservez la titularité et le contrôle de votre marque.
💡 La licence peut être assimilée à une location, tandis que la cession correspond davantage à une vente. Mais laquelle est la plus adaptée à votre situation ?
Quels sont les intérêts d’une cession de marque ?
La cession est une vente. Cela signifie que si vous cédez votre marque de mode à votre société, la société deviendra propriétaire de la marque. En devenant pleinement propriétaire de la marque, la valorisation de votre société augmente considérablement.
Toutefois, il existe des inconvénients à la cession.
- La cession de marque à titre gratuit est soumise à des conditions de validité contraignantes et a des conséquences fiscales importantes.
- La cession ne peut pas être limitée territorialement.
L’alternative à la cession est la licence de marque.
Quels sont les intérêts de concéder une licence sur ma marque à ma société ?
La licence permet au titulaire de la marque de conserver la propriété et le contrôle de son signe.
Cette stratégie est très appréciée par les créateurs de mode qui utilisent leur patronyme à titre de marque car elle leur permet de conserver le contrôle sur leur patronyme même en cas de départ de la société.
La licence de marque agit comme une sorte d’assurance pour le créateur de mode :
- La société pourra utiliser la marque uniquement pour ce à quoi elle a été autorisée: ainsi son utilisation ne devrait pouvoir porter préjudice au titulaire de la marque
- Le titulaire de la marque de mode peut mettre fin à la licence.
Elle peut être concédée à titre gratuit ou onéreux (CA Paris 19 février 1999). Aucun formalisme particulier n’est nécessaire à sa validité.
La licence de marque peut être utilisée comme un moyen de revenu complémentaire pour le créateur de mode. En effet, une fois la société bénéficiaire, le créateur de mode peut toujours changer d’avis et concéder à sa société une licence payante de marque.
Licence de marque entre soi-même et sa société
Vous avez déposé une marque de mode en votre nom et souhaitez que votre société puisse l’utiliser ? Il est nécessaire de conclure un contrat de licence entre vous et votre société.
La rédaction du contrat de licence de marque
Formaliser le contrat de licence par écrit est nécessaire pour pouvoir procéder aux formalités de publication et le rendre ainsi opposable aux tiers.
Rédiger un contrat de licence de marque de mode commande de prendre en compte l’évolution possible de votre marque de la création de la société à sa dissolution, en passant par l’entrée d’investisseurs.
Les enjeux du contrat de licence sont importants et nécessitent une rédaction précise.
Le cabinet vous propose un modèle de contrat incluant la relecture par votre avocat.
⚖️ 🪄Le cabinet peut également réaliser les formalités de publicité nécessaire et vous conseiller si besoin.