Une marque de mode déposée peut perdre en efficacité du fait de l’évolution de l’activité du déposant. Il peut s’agir d’une nouvelle gamme de produits ou d’un développement de l’activité à l’étranger. Rassurez-vous : des modifications sur votre dépôt de marque permettent de l’adapter au mieux à l’évolution de votre activité dans la mode.
Vérifier la validité de votre marque de mode déposée
Critère n°1 : l’exploitation sérieuse de votre marque de mode déposée pour les produits et/ou services désignés
Pour que votre dépôt soit valable, il est nécessaire d’exploiter sérieusement votre marque de mode pour les produits et services qui ont été désignés dans le dépôt.
L’exploitation de votre marque de mode doit être sérieuse !
Un titulaire de marque qui ne l’exploite pas sérieusement pendant cinq ans encourt la déchéance de ses droits. Cela signifie qu’il ne peut plus se prévaloir de la marque dans le cadre d’un litige. Il perd le droit de revendiquer un monopole d’utilisation du signe pour les produits et services non exploités.
Par exemple, vous avez enregistré votre marque pour la commercialisation de vêtements pour femmes et enfants en 2018. Depuis, vous n’avez commercialisé que des vêtements pour enfants. En 2024, vous avez perdu le droit de revendiquer un monopole sur la marque concernant les vêtements pour femme, faute d’avoir exploité celle-ci.
Critère n°2 : une marque de mode déposée valablement renouvelée
L’enregistrement d’un signe en tant que marque donne droit à une protection limitée à 10 ans (article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Si vous souhaitez continuer à utiliser votre marque au-delà de la période de 10 ans, il faudra penser à la renouveler dans les 6 mois précédant le dernier jour du mois de la fin de validité.
Si vous oubliez de la renouveler durant cette période, vous disposez d’un délai de grâce de six mois à compter du lendemain de la date d’échéance pour la renouveler.
Des frais s’ajoutent en cas de retard dans le renouvellement. Au-delà de ce délai de grâce, il ne vous sera plus possible de renouveler votre marque de mode et vous devrez effectuer un nouveau dépôt.
⚠️Attention, lors du renouvellement, il ne sera pas possible de modifier le signe de votre marque, ni de modifier la liste des produits et services.
Le renouvellement portera sur votre marque telle que déposée 10 ans auparavant, sans modifications possibles.
Une fois la marque renouvelée, elle sera de nouveau protégée pendant 10 ans (article L.712-9 du Code de la propriété intellectuelle).
💬En synthèse :
- Veillez à documenter les actes d’exploitation de votre marque pour tous les produits et/ou services désignés dans son enregistrement.
- Pensez à renouveler tous les dix ans votre marque de mode, dans les 6 mois précédant son expiration.
Surveiller votre marque de mode déposée
Surveillance de marque et procédure d’opposition
Pour éviter de perdre vos droits sur votre marque déposée (déchéance) ou de laisser passer une utilisation de celle-ci par un tiers, non autorisée et contrevenant à vos droits, il est nécessaire de surveiller votre dépôt.
Si vous identifiez des dépôts ou usages problématiques, plusieurs solutions s’offrent à vous.
La procédure d’opposition vous permet de vous opposer à l’enregistrement d’une marque si vous estimez qu’elle porte atteinte à vos droits. Elle est prévue à l’article L.712-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Le délai pour former opposition est relativement court (deux mois), d’où l’intérêt de surveiller votre dépôt, idéalement chaque mois.
Cette procédure permet d’agir en amont et de limiter au maximum les situations de contrefaçon. Elle est moins coûteuse et plus rapide que l’action en contrefaçon.
Autres actions possibles en cas d’usage illicite de la marque
Lorsque le délai pour former opposition est dépassé, deux solutions s’offrent à vous :
- l’action en nullité de la marque
- l’action en contrefaçon de marque.
L’action en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription. Elle permet d’obtenir l’annulation totale ou partielle de la marque de mode qui porte atteinte à la vôtre, mais également de toute marque qui porte atteinte à votre dénomination sociale, à votre nom commercial, à votre enseigne, à votre nom de domaine…
L’action en contrefaçon se prescrit cinq ans après le dernier acte de contrefaçon dont vous avez eu connaissance. Cette action judiciaire est plus longue et plus coûteuse que celles effectuées devant l’INPI.
⚠️Attention : si vous avez connaissance d’un signe portant atteinte à votre marque de mode déposée et avez toléré l’utilisation de ce dernier pendant cinq ans consécutifs, vous ne pourrez agir ni en nullité de ce signe (article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle), ni en contrefaçon (article L.716-4-5 du même Code).
💬En synthèse :
Il est important de mettre en place une surveillance mensuelle de votre marque de mode déposée. Cette surveillance devra notamment porter sur les bases de données des marques, sur celles des sociétés, sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, ainsi que sur les noms de domaine.
Mettre à jour les titulaires de votre marque de mode déposée
De manière générale, les porteurs de projet de marque de mode déposent dans un premier temps leur marque en leur nom, dès qu’ils en ont l’idée. Lorsque leur activité se concrétise, prend de l’ampleur, ou se construit en équipe, ils décident de constituer une société.
Une fois la société constituée, reste à savoir qui de vous ou de votre société doit être titulaire de la marque?
Si vous restez titulaire de la marque, il conviendra de concéder une licence à votre société afin que cette dernière puisse l’exploiter.
Si vous souhaitez que la société devienne titulaire de la marque, il faudra céder votre marque à cette dernière.
La cession de votre marque de mode implique que vous ne déteniez plus de droit sur cette dernière. Si vous quittez la société qui en est titulaire, votre départ n’aura en principe pas de conséquence sur l’utilisation de la marque par cette société.
💬En synthèse :
Menez une réflexion stratégique sur la titularité des marques. Le cabinet vous accompagne, ainsi que pour la réalisation des formalités.
💡Les opérations de cession et de concession de licence de marque sont assez techniques d’un point de vue juridique. Elles doivent obligatoirement être constatées par écrit. Contactez le cabinet pour un accompagnement !
Qu’il s’agisse d’une licence ou d’une cession, celle-ci devra faire l’objet d’une publication et donc d’une publicité au sein du registre auquel la marque a été initialement publiée.
L’identification et la réalisation de ces formalités peuvent être prises en charge par notre cabinet d’avocat.
Evaluer l’intérêt de faire un nouveau dépôt de marque
Les activités économiques spécifiques au domaine de la mode ont tendance à évoluer au fil des années. Il est fréquent qu’une marque de mode déposée ne soit plus totalement adaptée à l’activité réelle de votre entreprise au bout de quelques années.
Pour rappel, une marque permet d’assurer un monopole sur le signe enregistré pour les produits et/ou services visés dans le dépôt. C’est le principe de spécialité. Seules les marques de renommée, telles que celles détenues par les Maisons de Haute Couture dans le domaine de la mode, bénéficient d’une protection plus large.
Vous constatez un écart entre les produits et services pour lesquels vous utilisez la marque et ceux décrits dans le dépôt ? Vous pouvez y remédier.
Vous pouvez effectuer un nouveau dépôt dans les mêmes classes. Il faudra ajouter les libellés de produits et/ou services manquants et effacer ceux dont vous n’avez plus besoin. Vous pouvez également ajouter des classes de produits et/ou services non-visés dans votre dépôt de marque initial.
Si vous réalisez un tel ajout, vérifiez qu’aucune autre marque identique ou similaire antérieure n’existe. Vous n’aviez pas le monopole pour ces produits jusqu’à présent. Il est possible qu’une autre personne ait déjà déposé un nom similaire. Votre propre marque ne vous sera bien sûr pas opposable, à condition toutefois que vous en soyez toujours le titulaire.
💬En synthèse :
Vérifiez la cohérence des produits et services désignés par votre marque avec votre activité réelle.
💡La modification des libellés des produits et/ou services visés peut aussi être l’occasion idéale de déposer votre marque actualisée sur un territoire plus large que celui de la France.
Etendre à l’étranger la protection de votre marque de mode déposée en France
Votre activité dans la mode évolue et commence à se développer à l’étranger ?
La protection conférée par votre marque de mode agit territorialement. Ainsi, une marque enregistrée auprès de l’INPI ne sera protégée que sur le territoire national de la France.
En principe, une marque française ne peut être protégée à l’étranger. Elle sera protégée à l’étranger uniquement si elle a fait l’objet d’une extension internationale.
💡 Vous pouvez également opter pour un dépôt directement dans le pays concerné. Prenez conseil pour établir la stratégie la plus adaptée à vos objectifs et votre budget.
Exploitation de la marque uniquement sur le territoire de l’Union européenne
Un dépôt de marque de l’Union européenne permet de protéger votre marque de mode dans l’ensemble des pays membres de l’Union européenne, en un seul dépôt. Vous devez au préalable vérifier la disponibilité de votre marque dans chaque pays, via une recherche d’antériorité.
Le montant des redevances de l’EUIPO est plus élevé qu’à l’INPI en raison du territoire de protection plus étendu.
Si vous visez uniquement un développement de la commercialisation dans les Etats membres du Benelux (à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas), vous pouvez déposer votre marque auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (BOIP).
La encore il faudra effectuer une recherche d’antériorité afin de vérifier la disponibilité de votre signe. Si votre marque est disponible, vous pourrez l’enregistrer et régler les redevances du dépôt.
Exploitation de la marque dans des pays non-membres de l’Union européenne
Le titulaire d’une marque de mode française dispose d’un délai de 6 mois pour étendre la protection à l’international auprès d’un ou plusieurs pays membres du protocole de Madrid. Le délai court à compter de la date du dépôt de votre marque française.
Avant de procéder à l’extension, il conviendra de vérifier si la marque est disponible dans chacun des pays souhaités. Des formalités supplémentaires sont nécessaires selon les pays.
💡L’extension internationale d’une marque engendre des frais. Leur montant varie en fonction du signe déposé, du nombre de classes et du nombre de pays. Le montant des redevances varient également d’un État à l’autre. Le calculateur de taxes mis en place par l’OMPI vous informe du montant total des redevances à régler.
Que faire si le délai de six mois est dépassé?
Lorsque le délai pour étendre votre marque de mode à l’international est dépassé, vous pouvez déposer une marque séparée. Elle sera internationale et donc pas à proprement parler l’extension de votre marque française. Le dépôt se fera auprès de l’OMPI qui centralise les demandes et les transmets aux offices de chaque pays concerné.
La différence par rapport à l’extension d’une marque déjà déposée est que vous ne bénéficiez pas d’une priorité. Autrement dit, toutes les marques antérieurement déposées vous seront opposables. Lorsque vous bénéficiez du délai de priorité, les marques déposées durant les 6 mois suivant votre dépôt national ne vous sont pas opposables.
💬 En synthèse :
Vous bénéficiez d’un délai de priorité de 6 mois pour étendre votre marque de mode française à l’international. Au-delà de ce délai, vous pourrez déposer une marque de l’Union européenne, internationale, ou spécifique au Benelux – mais seulement s’il n’existe pas d’antériorité bloquante.
Checklist pour maintenir l’efficacité de votre marque de mode déposée
- Surveillez le dépôt de votre marque et prenez les dispositions nécessaires en cas de signes concurrents litigieux
- Exploitez votre marque de mode pour les produits et services désignés dans son dépôt et faites évoluer stratégiquement sa titularité
- Renouvelez votre marque de mode dans les six mois précédant sa date d’expiration
- Etendez la protection de votre marque de mode dans chaque territoire où vous l’exploitez
- Redéposez votre marque de mode pour les produits et services réellement exploités si ceux-ci ont changé.
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